某公司诉某药业公司、王某侵害发明专利权纠纷案——禁止反悔原则的适用条件
审理法院：最高人民法院（2009）民提字第20号 2010.03.23裁判
入库编号：2023-09-2-160-028
关键词: 民事 侵害发明专利权 禁止反悔原则 意见陈述 等同替换
【基本案情】
某公司诉某药业公司、王某侵犯发明专利权纠纷申请再审案中，2006年11月25日，某公司起诉至河北省石家庄市中级人民法院称，某公司发现某药业公司生产并在河北等地广泛销售其产品新钙特牌“葡萄糖酸钙锌口服溶液”，并在王某某经营的保定市北市区鑫康大药房公证购买了被诉侵权产品，某药业公司和王某某侵犯其发明专利权，请求法院判令：1.某药业公司和王某某停止生产、销售新钙特牌“葡萄糖酸钙锌口服溶液”；2.某药业公司、王某某在《中国医药报》上刊登致歉声明；3.某药业公司和王某某赔偿某公司经济损失1941371.44元，并承担本案律师代理费、诉讼费。
法院经审理查明：1995年12月5日，孔某某向国家专利局申请“一种防治钙质缺损的药物及其制备方法”发明专利，2000年12月15日，国家知识产权局授予其专利权，专利号为ＺＬ95117811.X，授权公告日为2001年1月10日。该专利权利要求1为：“一种防治钙质缺损的药物，其特征在于：它是由下述重量配比的原料制成的药剂：活性钙4－8份，葡萄糖酸锌0.1-0.4份，谷氨酰胺或谷氨酸0.8-1.2份。”2006年4月3日，专利权人孔某某与某公司签订《专利实施许可合同书》，当时某公司名称为某制药有限公司，后在工商局变更为某（中国）制药有限公司。该合同约定：孔某某将涉案专利许可某公司独占实施，授权期限同专利期限，无地域和使用方式限制，如发生第三方实施对本专利的侵权行为，由被许可方独立向侵权行为人提起诉讼，相关法律后果（利益或损失）均由被许可方承担。2006年9月28日，经保定市第二公证处公证，某公司在王某某经营的保定市北市区鑫康大药房购买了某药业公司生产的新钙特牌“葡萄糖酸钙锌口服溶液”2盒。产品说明书载明的成分为：每10ｍｌ含葡萄糖酸钙600ｍｇ、葡萄糖酸锌30ｍｇ、盐酸赖氨酸100ｍｇ。国家食品药品监督管理局药品注册批件（批件号：2005Ｓ009711）中对该产品的规格也表明为：10ｍｌ：葡萄糖酸钙0.6ｇ、葡萄糖酸锌0.03ｇ和盐酸赖氨酸0.1ｇ。涉案专利申请公开文本中，其独立权利要求为可溶性钙剂，可溶性钙剂包括葡萄糖酸钙、氯化钙、乳酸钙、碳酸钙或活性钙。国家知识产权局第一次审查意见通知书中，审查员认为，该权利要求书中使用的上位概念“可溶性钙剂”包括各种可溶性的含钙物质，它概括了一个较宽的保护范围，而申请人仅对其中的“葡萄糖酸钙”和“活性钙”提供了配制药物的实施例，对于其他的可溶性钙剂没有提供配方和效果实施例，所属技术领域的技术人员难于预见其他的可溶性钙剂按本发明进行配方是否也能在人体中发挥相同的作用，权利要求在实质上得不到说明书的支持，应当对其进行修改。申请人根据审查员的要求，对权利要求书进行了修改，将“可溶性钙剂”修改为“活性钙”。为判断某药业公司生产的“葡萄糖酸钙锌口服溶液”技术特征是否落入某公司所主张的专利权保护范围，一审法院委托了北京紫图知识产权鉴定中心进行了技术鉴定。该机构做出的鉴定报告认为：某药业公司产品含有葡萄糖酸钙，而涉案专利是活性钙，活性钙与葡萄糖酸钙同样都是可食用的能被人体吸收的钙剂，作为补钙药剂的原料两者是等同的，可供任意选择的；某药业公司产品为盐酸赖氨酸，涉案专利为谷氨酰胺或谷氨酸，盐酸赖氨酸与专利的谷氨酸是不同的氨基酸，具有不同的营养价值，但在防治钙质缺损的药物中两者是与钙剂配伍使用，且均实现促进钙吸收的功能和效果，所以二者等同；除上述特征等同外，某药业公司产品与涉案专利两者用途相同，其余原料相同，均为葡萄糖酸锌，各种原料的用量比例相同。鉴定结论为：“湖北某药业股份有限公司生产的‘新钙特牌’葡萄糖酸钙锌口服溶液药品与涉案专利的技术方案相等同。”某公司于2003年2月19日就“一种防止或治疗钙质缺损的口服溶液及其制备方法”，向国家知识产权局申请了发明专利，专利号为ＺＬ03104587.X（简称587号专利）。其独立权利要求1为：一种防止或治疗钙质缺损的口服溶液，其特征在于它是由下述重量比计的配方和原料制成的制剂：可溶性钙剂4－9份，葡萄糖酸锌0.1－0.4份，盐酸赖氨酸0.8－1.2份。庭审中，某药业公司认为，被诉侵权产品与587号专利相同，而该专利既然得到授权，说明是有创造性的，并不是涉案专利的等同替换。
河北省石家庄市中级人民法院于2007年3月6日作出（2006）石民五初字第00169号民事判决：1.某药业公司停止生产、销售“葡萄糖酸钙锌口服溶液”产品，并赔偿某公司经济损失30万元，律师代理费1.5万元；2.王某某停止销售某药业公司生产的“葡萄糖酸钙锌口服溶液”产品；3.驳回某公司其他诉讼请求。案件受理费30015元，由某药业公司负担11265元，某公司负担18750元，鉴定费30000元，由某药业公司负担。某药业公司不服，提起上诉。河北省高级人民法院于2007年12月17日作出（2007）冀民三终字第23号民事判决：驳回上诉，维持原判。某药业公司不服二审判决，向最高人民法院申请再审，最高人民法院提审本案，并于2010年3月23日作出（2009）民提字第20号民事判决：一、撤销一审、二审判决；二、驳回某公司的诉讼请求。
【裁判理由】
最高人民法院审查认为：（一）关于权利要求1是否为封闭式结构以及对于权利要求1中记载的“活性钙”应如何解释的问题。专利权利要求1为组合物权利要求，采用了“由下述重量配比的原料制成的药剂”的表达方式。权利要求1的这种表达方式，并不属于国家知识产权局制定的《审查指南》（2006年版）第二部分第十章第4.2.1节所列举的“由……组成”“组成为”等封闭式表达方式的形式。此外，从权利要求1与权利要求2的限定关系看，权利要求1也不是封闭式表达方式。从属于权利要求1的权利要求2限定了药剂为散剂或口服液。一般而言，从属权利要求是对独立权利要求的进一步限定而非扩张，在从属权利要求2进一步限定了权利要求1中的药剂可以是散剂或口服液的情况下，显然权利要求2还包括除了活性钙、葡萄糖酸锌、谷氨酰胺或谷氨酸之外的其他组分，说明权利要求1可以包括除了活性钙、葡萄糖酸锌、谷氨酰胺或谷氨酸之外的其他组分。因此，权利要求1应当理解为开放式表达方式的权利要求。关于权利要求1中记载的“活性钙”是否包含了“葡萄糖酸钙”的问题。涉案专利申请公开文本权利要求2以及说明书第2页明确记载，可溶性钙剂是“葡萄糖酸钙、氯化钙、乳酸钙、碳酸钙或活性钙”。可见，在专利申请公开文本中，葡萄糖酸钙与活性钙是并列的两种可溶性钙剂，葡萄糖酸钙并非活性钙的一种。此外，涉案专利申请公开文本说明书实施例1记载了以葡萄糖酸钙作为原料的技术方案，实施例2记载了以活性钙作为原料的技术方案，进一步说明了葡萄糖酸钙与活性钙是并列的特定钙原料，葡萄糖酸钙并非活性钙的一种。某公司辩称，专利申请人在涉案专利的审批过程中，将“可溶性钙剂”修改为“活性钙”属于一种澄清性修改，修改后的活性钙包括了含葡萄糖酸钙在内的所有组分钙。然而，从涉案专利审批文档中可以看出，专利申请人进行上述修改是针对国家知识产权局认为涉案专利申请公开文本权利要求中“可溶性钙剂”保护范围过宽，在实质上得不到说明书支持的审查意见而进行的，同时，专利申请人在修改时的意见陈述中，并未说明活性钙包括了葡萄糖酸钙，故被申请人认为涉案专利中的活性钙包含葡萄糖酸钙的主张不能成立。
（二）关于活性钙与葡萄糖酸钙是否等同问题。正如上述问题（一）中对“活性钙”是否包含了“葡萄糖酸钙”所阐述的那样，专利权人在专利授权程序中对权利要求1所进行的修改，放弃了包含“葡萄糖酸钙”技术特征的技术方案。根据禁止反悔原则，专利申请人或者专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，在专利侵权纠纷中不能将其纳入专利权的保护范围。因此，涉案专利权的保护范围不应包括“葡萄糖酸钙”技术特征的技术方案。被诉侵权产品的相应技术特征为葡萄糖酸钙，属于专利权人在专利授权程序中放弃的技术方案，不应当认为其与权利要求1中记载的“活性钙”技术特征等同而将其纳入专利权的保护范围。原审判决对禁止反悔原则理解有误，将二者认定为等同特征不当。
（三）关于谷氨酰胺或谷氨酸与盐酸赖氨酸是否等同问题。587号专利权人在该专利审批过程中提供的《意见陈述》中称，在葡萄糖酸锌溶液中加入盐酸赖氨酸，与加入谷氨酰胺或谷氨酸的配方相比，前者使葡萄糖酸钙口服液在理化性质上有意料之外的效果，在葡萄糖酸钙的溶解度和稳定性等方面都有显著的进步，并提供了相应的实验数据证明其上述主张。国家知识产权局也据此申辩主张授予了587号专利权。由于587号专利的权利要求1与涉案专利权利要求1的主要区别，就在于将涉案专利权利要求1记载的“谷氨酸或谷氨酰胺”变更为“盐酸赖氨酸”，可见，从专利法意义上讲，“谷氨酸或谷氨酰胺”与“盐酸赖氨酸”这两个技术特征，对于制造葡萄糖酸锌溶液来说，二者存在着实质性差异。被诉侵权产品的相应技术特征为盐酸赖氨酸，与涉案专利权利要求1记载的“谷氨酸或谷氨酰胺”技术特征相比，二者不应当属于等同的技术特征。国家药品监督管理局国药管安〔2000〕131号《通知》附件中，虽然公布了可以“用盐酸赖氨酸10ｇ代替谷氨酸10ｇ”，但这只是国家采用的一种行政管理措施，并非专利法意义上的等同替换，不能据此就认为被诉侵权产品的盐酸赖氨酸技术特征与涉案专利权利要求1记载的“谷氨酸或谷氨酰胺”技术特征等同。鉴于被诉侵权产品的“葡萄糖酸钙”和“盐酸赖氨酸”两项技术特征，与涉案专利权利要求1记载的相应技术特征“活性钙”和“谷氨酸或谷氨酰胺”既不相同也不等同，被诉侵权产品没有落入专利权的保护范围，因此，某药业公司、王某某生产、销售被诉侵权产品的行为不构成侵犯专利权。原审判决适用法律不当，判决结果错误，应予纠正；申请再审人申请再审的主要理由成立，应予支持。遂判决撤销一审、二审判决，驳回某公司的诉讼请求。
【裁判要旨】
专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，均构成适用禁止反悔原则，而不应将禁止反悔原则的适用条件仅拘泥于与专利的新颖性、创造性有关的狭隘的范围。专利申请人、专利权人在另一相关专利授权、确权程序中所作的客观事实方面的意见陈述，可以作为证明涉案专利所涉及的相关事实的证据，一般不构成禁止反悔，只有在某些特定情形下才有可能构成禁止反悔。
【关联索引】
《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（2009年12月）第6条
一审：河北省石家庄市中级人民法院（2006）石民五初字第00169号民事判决（2007年3月6日）
二审：河北省高级人民法院（2007）冀民三终字第23号民事判决（2007年12月17日）
再审：最高人民法院（2009）民提字第20号民事判决（2010年3月23日）
（民三庭）
