安徽某绿化工程公司与被上诉人孙某侵害实用新型专利权纠纷案
中华人民共和国最高人民法院
民 事 判 决 书
（2020）最高法知民终699号
上诉人（原审被告）：安徽某绿化工程公司。住所地：安徽省合肥市肥西县经济开发区。
法定代表人：孔德元，该公司执行董事兼总经理。
委托诉讼代理人：张超敏，安徽金亚太律师事务所律师。
委托诉讼代理人：孙若男，安徽金亚太律师事务所律师。
被上诉人（原审原告）：孙某，男，住四川省成都市。
委托诉讼代理人：庞某(系孙某之妻），女，住四川省成都市。
委托诉讼代理人：孙某乙（系孙某之子），男，住四川省成都市。
上诉人安徽某绿化工程公司因与被上诉人孙某侵害实用新型专利权纠纷一案，不服安徽省合肥市中级人民法院于2020年2月24日作出的（2019）皖01民初2108号民事判决，向本院提起上诉。本院于2020年5月20日立案后，依法组成合议庭审理了本案。2020年7月14日，上诉人安徽某绿化工程公司的委托诉讼代理人张超敏、孙若男，被上诉人孙某及其委托诉讼代理人孙某乙到庭接受了询问。本案现已审理终结。
安徽某绿化工程公司上诉请求：撤销原审判决并改判驳回孙某的诉讼请求，由孙某负担全部诉讼费用。事实和理由：（一）涉案专利权利要求1-7不符合授予专利权条件，不应受到保护。1.国家知识产权局2018年5月29日出具的实用新型专利权评价报告认定涉案专利权利要求1-7不符合授予专利权条件。2.孙某就相同技术方案与涉案专利同时申请的申请号为200910167865.6、名称为“绿化箱”的发明专利申请已经因不具备创造性而被驳回。（二）被诉侵权产品缺少涉案专利权利要求1的“箱体底面有向上凸的孔”技术特征和权利要求3的“支撑脚”技术特征，不构成侵权。（三）即使侵权成立，安徽某绿化工程公司网站的相关信息仅是为了网络宣传，并在孙某起诉前已经全部删除，安徽某绿化工程公司没有从中获利。原审法院判决安徽某绿化工程公司停止侵权没有实际意义，并且判决赔偿金额与实际明显不符。
孙某辩称：原审判决认定事实清楚，适用法律正确，请求驳回上诉，维持原审判决。
孙某向原审法院提起诉讼，原审法院于2019年9月4日立案受理。孙某起诉请求：一、确认安徽某绿化工程公司停制造、销售、许诺销售、使用的绿化盒及支撑连接件侵犯涉案实用新型专利权，并依法判令安徽某绿化工程公司立即停止制造、销售、许诺销售、使用侵权产品；二、判令安徽某绿化工程公司销毁侵权产品及制造侵权产品的专用模具、删除网站中侵权产品及相关工程图片；三、判令安徽某绿化工程公司赔偿其经济损失150000元和调查取证费3200元；四、判令安徽某绿化工程公司承担本案诉讼费。
原审法院查明事实：
涉案专利系孙某申请的名称为“绿化箱”、专利号为ZL200920242493.4的实用新型专利，其申请日期为2009年10月12日，授权日期为2010年6月23日。孙某在诉讼中明确主张保护涉案专利的权利要求1-5，具体为：
1.绿化箱，包括箱体和箱体底部的孔，其特征是：箱体由壁面和底面构成，箱体底面有向上凸的孔。
2.根据权利要求1所述的绿化箱，其特征是：箱体底面向上凸的孔为通孔或盲孔。
3.根据权利要求2所述的绿化箱，其特征是：箱体底面向上凸的孔的通孔或盲孔内有与之大小相匹配的支撑脚。
4.根据权利要求1所述的绿化箱，其特征是：箱体的壁面上有溢水孔。
5.根据权利要求1所述的绿化箱，其特征是：箱体垂直截面为长方形或梯形。
2019年2月14日，孙某的委托代理人孙某乙向四川省成都市蜀都公证处申请证据保全公证。当日在公证员邢莹和公证员助理张宏敏的监督下，使用公证处电脑，在电脑桌面新建名称为“保全”的Word文档，点击“GoogleChrome”浏览器，在清除上网痕迹后进入“2345.com网址导航”首页，在该页面“百度一下”内键入“安徽某绿化工程公司”进行百度一下，后对部分操作页面进行截屏，在公司网页依次点击“安徽某绿化工程公司阿里巴巴旺铺”“公司档案”“查看工商登记信息系”“供应商品”“墙面绿化”“墙体绿化花盆（8）”等信息，并对部分展示信息系页面进行截图保存。2019年3月18日，公证处对前述公证行为出具（2019）川成蜀证内经字第47262号公证书（简称47262号公证书），并附网页打印资料66页。公证书内容反映，被诉侵权产品在安徽某绿化工程公司网页展示并销售。
原审庭审中，孙某以前述公证书第55-61页展示的产品图片为比对样本，展示的被诉侵权产品名称为“植物墙绿化箱”，包括扇形绿化箱和长方形绿化箱。经原审比对：被诉侵权产品均为绿化箱，箱体由底面和壁面构成（扇形箱体由弧形前斜板、两侧竖直板和底面构成，长方形绿化箱由前斜板、三侧竖直板和底面构成），箱体底面均有向上凸的通孔（扇形箱体底面有三个向上凸的通孔，长方形绿化箱底面有四个向上凸的通孔），根据公证书第57页记载，被诉侵权产品底面上的通孔为钢结构固定孔，穿其中的钢筋即为与前述通孔大小相匹配的支撑脚，被诉侵权扇形或长方形箱体侧板的垂直截面为梯形或长方形，以上特征与涉案专利权利要求1-3、5记载的技术特征相同；被诉侵权产品箱体内部空间由底面上的前斜板分隔成两部分，底部斜面上均有孔，当箱体蓄水区水位过高时，水会溢出前斜板，通过底部斜面上的孔渗出，故被诉侵权箱体底面上标注为氧气孔的设计，实现的是溢水孔的功能，此与涉案专利权利要求4记载的技术特征等同。
另查明，截至2019年9月4日，孙某提起本案诉讼时，涉案专利保护期并未届满。孙某为本案及（2019）皖01民初2109号案件维权，共支出公证费1200元。
原审法院认为：孙某是涉案专利的权利人，其依法缴纳了专利年费，其专利权在保护期内应受法律保护。涉案证据保全公证书合法真实有效，其内容显示，安徽某绿化工程公司在其公司网页上展示、销售了被诉侵权产品，且安徽某绿化工程公司在诉讼中并未提供证据推翻前述公证书中记载的内容亦未举证证明被诉侵权产品的来源，故可以认定安徽某绿化工程公司在涉案专利的保护期内实施了制造、许诺销售、销售被诉侵权产品的行为。孙某在本案中明确以涉案专利的权利要求1-5作为诉请保护的范围，被诉侵权产品的技术方案落入了涉案专利的保护范围。安徽某绿化工程公司未经专利权利人许可，制造、许诺销售、销售侵害涉案专利权的被诉侵权产品，其应承担相应的侵权责任。鉴于至今涉案专利的保护期已经届满，故安徽某绿化工程公司只应承担赔偿损失的民事责任。关于赔偿数额问题，根据《中华人民共和国专利法》第六十五条第二款的规定，鉴于本案中孙某未能有效证明其因侵权所受损失和安徽某绿化工程公司的侵权获利情况，原审法院参考涉案专利类别、安徽某绿化工程公司的侵权情节、经营规模、经营时间、被诉侵权产品的价格、销量、孙某的维权支出等因素，酌定安徽某绿化工程公司赔偿孙某经济损失及合理开支共计60000元。
原审法院判决:一、安徽某绿化工程公司于本判决生效之日起十五日内赔偿孙某经济损失及合理开支共计60000元；二、驳回孙某的其他诉讼请求。如未按本判决指定的期间履行金钱给付义务，应依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。一审案件受理费3364元，由孙某负担1000元，安徽某绿化工程公司负担2364元。
二审期间，安徽某绿化工程公司向本院提交了以下新证据：
1.实用新型专利权评价报告，拟证明涉案专利权利要求1-7不符合授予专利权条件。
2.申请号为200910167865.6、名称为“绿化箱”的发明专利申请文本，北京知识产权法院（2016）京73行初1372号行政判决书，北京市高级人民法院（2019）京行终193号行政判决书，最高人民法院（2019）最高法行申13533号行政裁定书。
3.公开号为特开2005-13026A的日本专利公开特许公报（日文）。
证据2-3拟证明：1.孙某就相同技术方案与涉案专利同时申请的发明专利已经因不具备创造性而被驳回；2.为了使箱体容纳支撑脚，在箱体底面上对应位置设置向上的竖直孔是本领域常用的一种连接配合方式；3.孙某明知涉案专利不具有专利性而起诉，恶意诉讼明显，严重浪费司法资源，同时安徽某绿化工程公司也依法就本该无效的涉案专利提起了无效宣告请求。
4.申请号为200920052646.9、名称为“组合花盆”的实用新型专利申请，拟证明该专利的权利人就同样的实用新型已在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请,并记载在申请日以后公告的专利文件中，涉案专利与该专利构成抵触申请，不应当获得专利权。
二审期间，孙某向本院提交了公开号为JP-A-2005-13026的日本专利公开公报（中文），拟证明涉案专利及其同族发明具备新颖性、创造性。
本院经审查认为，安徽某绿化工程公司提交的证据1、2具备真实性、合法性及与本案事实的关联性，本院予以采信。安徽某绿化工程公司提交的证据3、4以及孙某提交的证据，不能达到其证明目的，且与本案待证事实不具有关联性，故本院不予采信。
本院经审理查明，原审法院已查明的事实基本清楚，且有身份证复印件、涉案实用新型专利证书及授权公告文本、专利费收据、企业信用信息公示报告、47262号公证书及当事人陈述、笔录等证据在案佐证，本院予以确认。
本院另查明：
本案涉案实用新型专利权利要求6和权利要求7分别是：
6.根据权利要求1所述的绿化箱，其特征是：箱体内有与底面保持一定距离的网格状隔板（5）。
7.根据权利要求6所述的绿化箱，其特征是：所述的网格状隔板底面有隔板支撑脚（6）。
2009年10月12日，孙某向国家知识产权申请名称为“绿化箱”发明专利，申请号200910167865.6。该发明专利申请包括以下权利要求：
1.绿化箱，包括箱体和箱体底部的孔，其特征是：箱体（1）由壁面和底面构成，箱体（1）底面有向上凸的孔（2）。
2.根据权利要求1所述的绿化箱，其特征是：箱体（1）底面向上凸的孔（2）为通孔或盲孔。
3.根据权利要求2所述的绿化箱，其特征是：箱体（1）底面向上凸的孔（2）的通孔或盲孔内有与之大小相匹配的支撑脚（3）。
4.根据权利要求1所述的绿化箱，其特征是：箱体（1）的壁面上有溢水孔（4）。
5.根据权利要求1所述的绿化箱，其特征是：箱体垂直截面为长方形或梯形。
6.根据权利要求1所述的绿化箱，其特征是：箱体内有与底面保持一定距离的网格状隔板（5）。
7.根据权利要求6所述的绿化箱，其特征是：所述的网格状隔板底面有隔板支撑脚（6）。
2013年2月21日，国家知识产权局对上述发明专利申请发出第一次审查意见通知书，结论为：“权利要求1、4-7不具备专利法第22条第2款规定的新颖性。权利要求2-3不具备专利法第22条第3款规定的创造性。”其中，权利要求1、4-7相对于对比文件2不具备新颖性，权利要求2-3的附加技术特征也被对比文件2公开，故其相对于对比文件2不具备创造性。
针对第一次审查意见通知书，孙某于2013年6月16日向国家知识产权局提交了意见陈述书和修改后的权利要求，将权利要求1-4合并为新的权利要求1。国家知识产权局于2013年8月27日发出第二次审查意见通知书，结论为：“权利要求1-4不具备专利法第22条第3款规定的创造性。”之后，孙某两次向国家知识产权局提交了意见陈述书，但均未修改申请文件，国家知识产权局依次发出第三次审查意见通知书和作出驳回决定，结论均为：“权利要求1-4不具备专利法第22条第3款规定的创造性。”孙某对上述驳回决定不服，于2014年6月25日向原国家知识产权局专利复审委员会提出复审请求，原国家知识产权局专利复审委员会于2015年12月28日作出第104010号复审请求审查决定，维持国家知识产权局于2014年4月29日对本申请作出的驳回决定。孙某不服该决定，向北京知识产权法院提起行政诉讼。北京知识产权法院于2018年9月4日作出（2016）京73行初1372号行政判决，驳回孙某的诉讼请求。该一审行政判决经北京市高级人民法院（2019）京行终193号行政判决维持，本院审查该二审行政判决后作出（2019）最高法行申13533号行政裁定，驳回孙某的再审申请。
2018年5月29日，国家知识产权局就本案涉案实用新型专利权出具评价报告，结论为：权利要求2、3、5（箱体垂直截面为长方形）具备专利法第22条第2款规定的新颖性；权利要求1、4、5（箱体垂直截面为梯形）、6、7不具备专利法第22条第2款规定的新颖性；权利要求1-7不具备专利法第22条第3款规定的创造性。
本院认为，根据本院查明的事实并结合当事人的诉辩主张，本案的争议焦点为：一、孙某要求安徽某绿化工程公司承担民事责任是否具备权利基础；二、安徽某绿化工程公司是否构成侵权；三、如安徽某绿化工程公司构成侵权，应如何承担民事责任。
一、关于孙某要求安徽某绿化工程公司承担民事责任是否具备权利基础
《中华人民共和国专利法》第十一条第一款规定：“发明和实用新型专利权被授予后，除本法另有规定的以外，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。”专利权依法受到法律保护，专利权合法有效且权利相对稳定是其依法获得保护的前提。专利权人有权实施其专利并依法禁止他人未经许可实施其专利技术，从而给发明创造提供必要的激励。但是，对于明显或者有极大可能不符合专利法规定的授权确权条件的技术方案，且被诉侵权人也明确据此抗辩被诉行为不构成侵权或其不应承担侵权责任的，如果仍然支持其禁止他人实施，则显失公平且亦有悖专利法的立法目的。
对于同一申请人同日分别申请发明和实用新型专利权的同一技术方案而言，由于实用新型专利申请可以不经实质审查就授予专利权，而发明专利申请必须经过实质审查才可能授予专利权，故实践中可能出现的现象是，同一技术方案在发明专利申请审查过程中可能被认定为不符合授权条件而被驳回或修改，但在实用新型专利权申请过程中却获得了授权。在这种情形，发明专利申请的审查结论是否影响到实用新型专利权的保护，应根据具体情况做具体分析。一般说来，如果申请人认可相同技术方案的发明专利申请审查结论，或者相同技术方案的发明专利申请未采用对比文件以及因缺乏新颖性被驳回的，通常可以作为判断相同技术方案的实用新型专利是否符合授权条件的依据，并可能对该实用新型专利是否应获得民事保护产生实质影响。但是，如果相同技术方案的发明专利申请是被认定不具备创造性而驳回的，则应适当考虑发明专利和实用新型专利创造性要求的不同并做出不同处理。通常来说，如果相同技术方案的发明专利申请被认定不具备创造性时并未明显超越实用新型专利授权条件的审查标准，例如在技术领域、对比文件数量上并未与实用新型专利授权条件的审查标准明显不同，则发明专利申请的授权结论可以作为判断相同技术方案的实用新型专利是否符合授权条件的依据，亦可能对该实用新型专利是否应获得民事保护产生实质影响。
本案中，孙某同日向国家知识产权局提交权利要求内容完全相同的实用新型专利和发明专利申请，国家知识产权局经实质审查认为该发明专利申请原申请文件记载的权利要求1、4-7不具备新颖性，权利要求2-3不具备创造性，并向孙某发出第一次审查意见通知书。孙某在收到第一次审查意见通知书后将原权利要求1-4合并为新的权利要求1，但是修改后的权利要求1-4依然被国家知识产权驳回决定认定为不具备创造性。换言之，国家知识产权局原审查部门已认定该发明专利申请原申请文件记载的权利要求2、3不具备创造性，权利要求1、4、5不具备新颖性，且孙某在收到第一次审查意见通知书后将原权利要求1-4合并为新的权利要求，可见孙某也认可第一次审查意见中关于原权利要求1-4不具备新颖性或创造性的认定。虽然发明和实用新型专利的创造性要求存在差异，但这种差异主要体现在现有技术的技术领域及对比文件的数量上，而本案孙某就涉案实用新型专利技术方案同日提交的发明专利申请的权利要求2、3被第一次审查意见通知书认定为不具备创造性时，仅使用了一份对比文件，且该对比文件与本案实用新型专利的技术领域相同，同时该对比文件也是认定上述发明专利1、4-7不具备新颖性的同一份对比文件，因此本案不存在因发明和实用新型专利创造性要求的不同导致不能授予发明专利权保护的技术方案可能被授权实用新型专利权保护的情形。此外，国家知识产权局出具的检索报告也证明了涉案实用新型专利权效力不稳定。
在侵害实用新型专利权诉讼中，专利权人据以指控侵权的实用新型专利如果明显或者有极大可能属于不应获得实用新型专利授权保护的技术方案，则其也不属于专利法保护的“合法权益”，本院依法对其不予保护。本案综合考虑上述情形，本院认定涉案实用新型专利全部权利要求明显或者具有极大可能不具备新颖性或创造性，并考虑到涉案实用新型专利目前已过有效保护期的因素，涉案实用新型专利不属于专利法保护的“合法权益”。因此，涉案实用新型专利权利要求1-5不能作为孙某请求保护的权利基础，其依据涉案实用新型专利权利要求1-5提出的诉讼请求，应当全部驳回。在此基础上，本院对安徽某绿化工程公司的上诉请求予以支持，并驳回孙某的全部诉讼请求。
二、关于其他争议焦点
鉴于涉案实用新型专利权利要求1-5不能作为孙某请求保护的权利基础，孙某的诉讼请求缺乏权利依据，安徽某绿化工程公司不构成侵权，本故院对本案其他争议焦点不再评述。
综上，安徽某绿化工程公司的上诉请求成立。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第二项之规定，判决如下：
一、撤销安徽省合肥市中级人民法院（2019）皖01民初2108号民事判决；
二、驳回孙某的诉讼请求。
一审案件受理费3364元，二审案件受理费1300元，均由孙某负担。
本判决为终审判决。
审 判 长 刘晓军
审 判 员 唐小妹
审 判 员 凌宗亮
二〇二〇年十二月二十九日
法官助理 陈 律
书 记 员 王 怡
1
裁判要点
案号
（2020）最高法知民终699号
案由
侵害实用新型专利权纠纷
合议庭
审判长：刘晓军
审判员：唐小妹、凌宗亮
法官助理：陈律
书记员：王怡
裁判日期
2020年12月29日
涉案专利
“绿化箱”实用新型专利
（专利号ZL200920242493.4）
关键词
侵权；等同。
当事人
上诉人（原审被告）：安徽某绿化工程公司。
被上诉人（原审原告）：孙某。
裁判结果
驳回上诉，维持原判。
涉案法条
《中华人民共和国专利法》第十一条第一款。
法律问题
请求保护技术方案的权利基础。
裁判观点
在侵害实用新型专利权诉讼中，专利权人据以指控侵权的实用新型专利如果明显或者有极大可能属于不应获得实用新型专利授权保护的技术方案，则其也不属于专利法保护的“合法权益”，依法对其不予保护。
注：本摘要并非裁判文书之组成部分，不具有法律效力。
